באפריל האחרון נדרש בית המשפט העליון להכריע בהיקף סמכותו ושיקול דעתו של רשם הפטנטים וסימני המסחר לקבל או לסרב לרשום סימן מסחר זהה או דומה לסימן רשום, בנסיבות בהן נכרת הסכם דו-קיום בין בעל הסימן הרשום לבין מבקש הרישום (רע"א 5743/24 רשם סימני המסחר נ' חברת שירותי כביסקל בע"מ, מיום 10.4.2025). בית המשפט העליון (כב׳ השופטים נ׳ סולברג, א׳ שטיין ו-ח׳ כבוב) פסק כי על רשם סימני המסחר לכבד הסכמי דו-קיום, אלא במקרים בהם הוא נגוע באי-חוקיות או מעלה סיכון ממשי להטעיית צרכנים.
המקרה נסב על בקשתה של חב' שירותי כביסקל בע"מ, חברה ותיקה העוסקת בהשכרת מכונות כביסה ובמתן שירותי כביסה תעשייתיים משנת 1967, לרשום את סימן המסחר "כביסקל" ביחס לשלושה סוגי סחורות ושירותים, ובכלל זה סוגים 35 ו- 37, וסוג 3 הכולל אבקת כביסה, סבון כביסה ומוצרים דומים. הרשם דחה את בקשת המשיבה בטענה כי הסימן המבוקש דומה עד כדי הטעיה, הן במראה והן בצליל, לסימן המסחר הרשום "כביסכל", שנרשם בשנת 2021 על שם חב' פרפיום קלין ביחס לסחורות מסוג 3 לשימוש ביתי. בעקבות דחיית הבקשה, נחתם ביום 2.7.2023 הסכם דו-קיום בין חב' כביסקל לבין בעלת הסימן הרשום. במסגרת ההסכם, הסכימה בעלת הסימן הקיים לרישום הסימן המבוקש, בעוד כביסקל התחייבה שלא לטעון לאי-כשירותו של הסימן הרשום (כביסכל). החברות התחייבו לפעול בתום לב למניעת הטעיית לקוחות. בהמשך הודיעה המשיבה לרשם על ההסכם וביקשה בשנית לרשום את הסימן.
בהחלטתו ציין הרשם כי הסכמי דו-קיום אינם מחייבים אותו בהליך של קבלת סימן מסחר לרישום, וכי הוא נדרש להפעיל את שיקול דעתו המקצועי. לאחר שבחן את החשש להטעיה לפי סעיף 11(9) לפקודת סימני המסחר לפי "המבחן המשולש" (מראה וצליל, סוג הסחורות וכלל נסיבות המקרה), ולאחר שמצא כי קיים דמיון העולה כדי הטעיה, קבע כי בכל הנוגע לסחורות מסוג 3, הסימן המבוקש יירשם בשני תנאים: הוספת ניקוד פתח לאות ק' ("כביסקַל") והגבלת הסחורות לשימוש מוסדי בלבד. המשיבה מצידה קיבלה את התנאי הראשון ודחתה את התנאי השני.
המשיבה ערערה על החלטת הרשם לבית המשפט המחוזי בירושלים. בערעור טענה כי היה על הרשם לקבל את הסימן המבוקש לרישום בסוג 3 ללא הגבלה לשימוש מוסדי. בית המשפט (כב׳ השופט א' דורות) קיבל את הערעור, תוך שהבחין בין שני מצבים: "מקרה הבקשה המתחרה" – שבו מוגשת בקשה לרישום סימן מסחר לאחר שכבר קיים סימן רשום דומה, לבין "מקרה הבקשות המקבילות" – שבו שתי בקשות מוגשות במקביל ללא תיאום. בעוד שבמקרה הבקשות המקבילות, סעיף 29(א) לפקודה מקנה לרשם שיקול דעת מיוחד, הרי שבמקרה הבקשה המתחרה יש לצדדים תמריץ כלכלי משותף למנוע הטעיה, ולכן האינטרס הצרכני מגולם בהסכם דו-הקיום באופן מיטבי. מכאן, שהרשם חייב לקבל את ההסכם כמות שהוא ולרשום את הסימן המבוקש ללא הגבלות.
הפעם היה זה רשם הפטנטים סימני המסחר שהגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון. במסגרת הערעור טען כי פסיקת בית המשפט המחוזי מצמצמת את שיקול הדעת המקצועי ללא הצדקה. לטענתו, מסור לו שיקול דעת רחב בקבלת סימני מסחר זהים או דומים לרישום, הן במקרה של בקשה מתחרה והן במקרה של בקשות מקבילות. עוד טען, כי הגבלת שיקול דעתו עלולה לפגוע באינטרס הציבורי למנוע הטעית צרכנים. המשיבה, לעומת זאת, טענה כי פסק דינו של בית המשפט המחוזי לא שלל את שיקול דעתו של הרשם באופן מוחלט, אלא קבע כי במקרה הספציפי יש ליתן בכורה להסכם דו-קיום. עוד טענה כי הגבלת רישום הסימן המבוקש לשימוש מוסדי פוגעת בזכויותיה הקנייניות מול צדדים שלישיים שיוכלו למכור מוצרים מסוג 3 תחת הסימן המבוקש.
כב׳ השופט א' שטיין ניתח את לשון הפקודה, תכליתה והפסיקה הקודמת. נפסק כי סעיף 30(א) לפקודת סימני המסחר מעניק לרשם סמכות משמעותית בעניין רישום סימנים דומים. אשר להסכמי דו-קיום, ככלל על הרשם לכבד הסכמים אלה ולא להתערב בתנאיהם, למעט במקרים חריגים בהם ההסכם נגוע באי-חוקיות או כשקיים סיכון אמיתי להטעיית צרכנים. בית המשפט דחה את ההבחנה שעשתה הערכאה קמא בין "מקרה הבקשה המתחרה" ל"מקרה הבקשות המקבילות", בקבעו כי סעיף 30(א) לפקודה אינו מבחין בין שני סוגי הבקשות.
בית המשפט העליון ציין שלושה טעמים התומכים במתן תוקף להסכמי דו-קיום: ראשית, הם חוסכים בעלויות משפטיות ועסקיות; שנית, ההסכמה בין הצדדים מעידה לרוב על היעדר הטעיה בפועל; ושלישית, גם ללא רישום הסימן, השימוש בו בפועל עשוי להימשך. עם זאת, הודגש כי טעמים אלה אינם חזות הכל, ובמקרים חריגים הרשם יידרש להתערב בתנאיו של הסכם דו-קיום ולסייגו בהגבלות. המבחן שקבע בית המשפט הוא שהרשם יעניק תוקף להסכם דו-קיום "אלא אם ההסכם, על-פניו, נגוע באי-חוקיות ברורה או גורם לפגיעה ודאית או מסתברת בצדדים שלישיים בשל קיומו של סיכון ממשי להטעיה". השופט שטיין הדגיש כי טובת ציבור הצרכנים היא זו שצריכה להנחות את הרשם בהחלטותיו, ולא טובת המתחרים העסקיים.
בית המשפט העליון פנה למשפט משווה. צוין, כי בעוד שבדין האנגלי הרשם מחויב לרשום סימני מסחר זהים או דומים כאשר קיימת הסכמה של בעלי סימני המסחר לרישום, הרי שבדין האמריקאי רואים בהסכם דו-קיום רק נסיבה אחת ממכלול הנסיבות הרלבנטיות לקיומה של אפשרות להטעיית ציבור הצרכנים. נקבע כי הדין הישראלי דומה יותר לגישה האמריקאית, שכן הרשם לא יעניק לקיומו של הסכם דו-קיום משקל מכריע, אלא יבחן את תנאי ההסכם ואת הסיכוי להטעיה.
במקרה הקונקרטי, בית המשפט פסק כי ההגבלות שהטיל הרשם על רישום הסימן "כביסקל" עולות מתוכו של הסכם הדו-קיום עצמו. ההסכם נעשה על רקע העובדה שהמשיבה ובעלת הסימן הרשום צברו מוניטין בתחומי פעילות שונים: המשיבה בקרב לקוחות מוסדיים, ופרפיום קלין בשוק הביתי. לפיכך, הגבלת הרישום לשימוש מוסדי משקפת את המציאות המסחרית בשטח ומונעת הטעיה פוטנציאלית של צרכנים. בנוסף, כב' השופט כבוב העיר כי למרות שרישום הסימן הוגבל ל"שימוש מוסדי", ההגנה המשפטית שמעניק הרישום רחבה יותר מהטובין שלגביהם נרשם הסימן, כך שהיא חלה גם על ״טובין מאותו הגדר״. לפיכך, גם אם צד שלישי ינסה להשתמש בסימן "כביסקל" למוצרי כביסה לשימוש ביתי, המשיבה תוכל למנוע זאת משום שמדובר ב״טובין מאותו הגדר״, למרות שהיא עצמה אינה רשאית לעשות בו שימוש בתחום הביתי.
אשר על כן, בית המשפט הנחה את רשם הפטנטים וסימני המסחר לקבל את סימן המסחר כביסקל לרישום ביחס לסחורות ושירותים מסוג 3 לשימוש מוסדי.
ראוי לדעתנו לציין, כי הסכם דו-קיום עלול ליצור חלוקת שוק פסולה בין מתחרים, בניגוד לסעיף 2(ב)(3) לחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988. רישום סימן מסחר לפי קהל יעד (מוסדי או ביתי) עלול לקבע את חלוקת השוק המוסכמת בין המתחרים ולצמצם פוטנציאל תחרותי עתידי. בית המשפט העליון התייחס בקצרה לנושא זה בציינו כי הרשות המוסמכת לטפל בפגיעה בתחרות הוא רשות התחרות, ולא רשם סימני המסחר. ואולם, שעה שההסכם מהווה הפרה לכאורה של חוק התחרות, ספק אם נכון להנחות את רשם הפטנטים להתעלם מכך, שהרי רישום סימן המסחר לפי תנאי חלוקת השוק שבהסכם עלול להנציח השלכה אנטי-תחרותית. בהקשר זה מעניין לעיין במאמרה של Marianna Moss, "Trademark Coexistence Agreements: Legitimate Contracts or Tools of Consumer Deception" משנת 2005. מוס דנה בשאלה אם הסכמי דו-קיום הם חוזים לגיטימיים או כלי להטעיית צרכנים. היא מציעה גישה מדורגת להערכת תוקפם, המבוססת על Sliding scale"" (סולם החלקה), לפיו יש לבחון את ההסכם בהתאם למידת הפגיעה האפשרית באינטרס הציבורי. ככל שהפוטנציאל לפגיעה בציבור חמור יותר – למשל בתחום הבריאות, כך יש לבחון את ההסכם בקפדנות רבה יותר. מוס מתייחסת גם לשאלת ההפרה של דיני התחרות בהסכמי דו-קיום ומפנה לפסק הדין שניתן בעניין Clorox בשנת 1997, שם צוין כי סימן מסחר אינו מקנה מונופול על רעיון או מוצר, אלא על השם המסחרי בלבד. בהתאם לכך, חלוקת שוק הנעשית במסגרת הסכם דו-קיום לא תיחשב בדרך כלל כהפרה של דיני התחרות, אלא אם היא מונעת כניסת מתחרים חדשים לשוק באותו סוג מוצר.
לפסק הדין ראו: רע"א 5743/24 רשם סימני המסחר נ' חברת שירותי כביסקל בע"מ (מיום 10.4.2025)
