בעקבות ת"א 4335-05-17 סלופארק טכנולוגיות בע"מ נ' פנגו מובייל פארקינג בע"מ ואח' (ניתן ביום 11.3.2021)
השאלה התעוררה בפרשת סלופארק נ' פנגו. מדובר במחלוקת הנוגעת להסכם משנת 2012 שנכרת בין חב' סלופארק לחב' פנגו ועניינו שימוש בפטנט הרשום על שם פנגו ואשר נוגע למערכת פיקוח וניהול חנייה.
במוקד המחלוקת נמצא סעיף 3.1.1 להסכם בין הצדדים העוסק בתמלוגים שתשלם סלופארק לפנגו (בסכום של 3.75% מסך מחזור ההכנסות משירותי חנייה). תניה חוזית זו חלה עד לתום שנת 2014, בעוד שפקיעתו של הפטנט מתרחשת בשלהי חודש יולי 2016. בסעיפים 7 ו-8 להסכם צוין שתום תקופת הפטנט הוא סוף שנת 2024. לכאורה, ההוראה ההסכמית מחייבת את סלופארק בתשלום תמלוגים במשך כ-8.5 שנים לאחר פקיעת הפטנט.
סלופאק טענה כי הוראה חוזית המחייבת תשלום תמלוגים לתקופה שלאחר תום תקופת הפטנט – איננה חוקית. כב' השופטת תמר אברהמי קבעה, לפי הלכת בלאס (ע"א 427/86 בלאס נ' קיבוץ השומר הצעיר "דן", פ"ד מג(3)(1989) 323 ) כי הוראה בהסכם המחייבת בתשלום תמלוגים לאחר פקיעתו סותרת את תקנת הציבור ולכן בטלה. כב' השופטת הוסיפה כי תקופת הפטנט היא אחת הדרכים לאזן בין אינטרס בעל הפטנט בהגנה על אמצאתו לבין אינטרס הציבור בחופש התחרות ובחופש העיסוק.
פנגו טענה כי קיימת מניעות מצד סלופאק וכן חוסר תום לב בהתנהלותה. לשיטתה, התוצאות של אי חוקיות תניה חוזית כפופות לסעיף 31 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג–1973 הקובע:
"הוראות סעיפים 19 ו-21 [ביטול חלקי והשבה לאחר ביטול, בהתאמה – ע.ג.ר] יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על בטלותו של חוזה לפי פרק זה, אולם בבטלות לפי סעיף 30 רשאי בית המשפט, אם ראה שמן הצדק לעשות כן ובתנאים שימצא לנכון, לפטור צד מהחובה לפי סעיף 21, כולה או מקצתה, ובמידה שצד אחד ביצע את חיובו לפי החוזה – לחייב את הצד השני בקיום החיוב שכנגד, כולו או מקצתו".
פנגו ביקשה סעד של קיום ההסכם, כלומר – אכיפתו. פנגו עתרה לחייב את סלופארק לבצע תשלומים בהתאם להוראות ההסכם.
כב' הש' אברהמי קבעה כי בשנת 2012, עת נחתם החוזה בין הצדדים, הם היו מודעים או היו צריכים לדעת את משך הפטנט, כמו גם לעובדה שתשלום תמלוגים עד סוף שנת 2024 משמעו תשלום גם לאחר פקיעת הפטנט. במילים אחרות: סלופאק ידעה עוד בשנת 2012 על מועד סיום תקופת הפטנט ועל אף ידיעתה הייתה מוכנה לבצע תשלומים עד סוף שנת 2024, בין אם הפטנט יהיה בתוקף ובין אם יבוטל.
סלופאק ניצלה את רישיון הפטנט עד תומו. כעת, סלופאק מעוניינת להשתחרר מקיום החיובים החוזיים, לאחר שנהנתה מהרישיון. בית המשפט מצא כי ההתקשרות בין הצדדים, מהותה במהלך עסקים רגיל וחוקי. כמו כן, ההסכמה לוותה בגמירות דעת ובמסוימות. אי החוקיות מתייחסת להיבט מסוים הנוגע להמשך תשלום לאחר תום תקופת הפטנט. במקרה כזה בית המשפט יכול להורות על אכיפת ההסכם כולו או מקצתו (כפי שעולה מהוראת סעיף 31 לחוק החוזים).
נפסק כי ההוראה בהסכם משנת 2012 שלפיה על סלופארק לשלם לפנגו תמלוגים עד סוף שנת 2024 איננה חוקית. למרות זאת, נפסק כי סלופאק תחויב באותו ענין בתשלום תמלוגים בתקופת ההסכם במלואה, אך לא במלוא השיעור שנקבע בהסכם כי אם ב-85%, קרי ב-2.5% ממחזור ההכנסות משירותי חנייה.
בית המשפט הסתמך על ספרו של ד"ר עופר טור סיני אמצאות עוקבות בדיני פטנטים (אופקים חדשים במשפט, 2017) ועל מאמרה של ד"ר איריס סורוקר "הפקעת ההגנה הקניינית מבעל הפטנט בנקודת היהפכותו למונופול" עיוני משפט כט 509 (תשס"ו–תשס"ז) העוסקים בדוקטרינת השימוש לרעה בפטנט (patent misuse). דוקטרינה זו מבקשת להצר את כוחו של בעל פטנט לגבולות הפטנט ולמנוע הרחבה לא מורשית של הזכות.
